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Déposer une marque déjà utilisée

 

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Peut-on déposer une marque déjà utilisée ? Quelles sont les risques le cas échéant ?

Il est théoriquement possible de déposer comme marque un signe déjà utilisé par soi-même ou par un tiers. Néanmoins, dans ce dernier cas, le tiers peut engager une action en concurrence déloyale, qui pourra aboutir à une condamnation du déposant sous certaines conditions. 

 

1- La possibilité théorique de déposer une marque déjà utilisée

a- Déposer une marque déjà utilisée par soi-même

Il est assez fréquent de voir certaines entreprises utiliser un signe distinctif, sous forme verbale ou sous forme de logo avant d’effectuer le dépôt de marque auprès de l’INPI, ou à l’échelle européenne ou internationale, pour diverses raisons. L’utilisation du signe par le déposant n’est pas un obstacle au dépôt de marque. Bien au contraire, dans certains cas, le fait que la marque déposée ait été utilisée auparavant peut permettre d’aboutir à l’enregistrement de la marque, alors que l’absence d’exploitation de celle-ci aurait abouti à un rejet d’enregistrement. Il s’agit du cas de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, dans ce cas particulier, le fait que la marque ait été déjà utilisée permet de lui conférer un caractère distinctif, condition de validité de la marque (pour en savoir plus : quelle condition pour déposer une marque ?).

b- Déposer une marque utilisée par un tiers

Une personne peut être tentée de déposer une marque déjà utilisée par un tiers sous forme de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, ou tout autre signe distinctif.

Déposer une marque déjà utilisée par une autre personne que le déposant ne présente en théorie aucun obstacle d’enregistrement. En effet, en l’absence d’opposition, l’INPI n’effectue pas de recherche d’antériorité de sa propre initiative. Ainsi, même si la marque est déjà utilisée par une autre personne physique ou morale, l’INPI et l’EUIPO pourront enregistrer la marque si celui qui l’a déjà utilisée ne forme pas opposition une fois la marque déposée.

Ainsi, théoriquement, rien n’empêche une personne d’effectuer un dépôt d’une marque déjà exploitée.

2- Dépôt d’une marque déjà utilisée : les risques

 

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Déposer une marque déjà utilisée entraîne des risques non négligeables pour le déposant. En effet, celui-ci s’expose d’abord à un refus d’enregistrement de la marque si celui qui l’utilise fait opposition à la demande d’enregistrement. Ensuite, même une fois que la marque est enregistrée, celui qui l’utilisait avant son dépôt peut saisir l’INPI (pour une marque française) ou l’EUIPO (pour une marque européenne) et solliciter la nullité de la marque sur le fondement de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, en arguant de l’existence d’un droit antérieur. Aussi, si le titulaire de la marque agit contre celui qui l’utilisait déjà avant qu’elle soit déposée, ce dernier pourra solliciter reconventionnellement la nullité de la marque. Enfin celui-ci pourra également invoquer un dépôt de marque de mauvaise foi.

Les éléments ci-dessus valent aussi bien lorsque la marque déposée est identique à la marque déjà utilisée par un tiers, que lorsque la marque déposée est légèrement différente mais peut être considérée comme similaire. Il s’agit du cas dans lequel il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque déposée et celle déjà exploitée.

Pour analyser la situation, et vous conseiller au mieux, n’hésitez pas à faire appel à un Avocat en droit des marques.

3- Le risque de rejet de l’action exercée contre une personne qui utilisait déjà la marque

Enfin, si vous déposer une marque déjà utilisée, sachez que vous pourrez difficilement agir en contrefaçon contre la personne qui utilisait la marque avant qu’elle soit déposée, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne (article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle).

 

Pour un Avocat en dépôt de marque, n’hésitez pas à faire appel à Nioumark Avocats.

 

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