7 raisons de faire appel à un Avocat pour un depot de marque
Faire appel à un Avocat pour un depot de marque permet de protéger de façon optimale le signe distinctif de l’entreprise, et d’être en mesure d’agir contre un tiers qui utiliserait la marque déposée. L’Avocat vous assiste et vous conseille afin que vos droits de propriété intellectuelle soient protégés et valorisés.
D’un point de vue formel, quiconque peut effectuer un dépôt de marque. Les offices, INPI et EUIPO notamment, ont mis en place des procédures en ligne, permettant de déposer une marque en quelques heures, voire quelques minutes si vous êtes particulièrement pressés et imprudents.
Pourtant, déposer une marque n’est pas un acte anodin. Si vous souhaitez éviter toute difficulté (action en contrefaçon, action en revendication, etc.), nous vous recommandons fortement de faire appel aux services d’un Avocat qui sera à même de vous conseiller.
Si vous hésitiez à faire appel aux services d’un Avocat lors de votre dépôt de marque, cet article risque très certainement de vous faire changer d’avis…
Sommaire :
- Éviter un rejet de la demande d’enregistrement par l’INPI ou l’EUIPO
- Se préparer face à une éventuelle opposition à l’enregistrement de votre marque
- Se prémunir contre une action en contrefaçon
- Éviter le prononcé d’une mesure d’interdiction d’utilisation de la marque
- Échapper aux risques de prononcé de la nullité de la marque par un tribunal
- Éviter une action en revendication et l’attribution de votre marque à une autre entreprise
- Éviter de faire un dépôt frauduleux et d’être condamné à des dommages et intérêts
1- Éviter un rejet de la demande d’enregistrement par l’INPI ou l’EUIPO
Lorsque l’INPI (pour une marque française), ou l’EUIPO (pour une marque européenne), reçoit une demande d’enregistrement, ces offices sont tenus de vérifier s’il n’existe pas d’obstacle important à sa validité (exemple : marque descriptive, risque de tromperie du consommateur, etc.). Cet examen formel vaut aussi bien pour les signes déposés sous forme verbal, que pour les signes déposés sous forme de logo.
Ainsi, l’Avocat que vous allez mandater pour votre dépôt de marque pourra vérifier que les conditions pour déposer une marque valable sont remplies. Pour en savoir plus : quelle condition pour déposer une marque ?
Cela permettra d’éviter que le dépôt de marque soit rejeté par l’INPI par exemple. L’INPI peut décider de ne pas enregistrer la marque pour la totalité des produits et services ou pour certains des produits et services demandés. Dans ce dernier cas, le signe ne sera enregistré que pour certains produits et services seulement. Cette décision de refus d’enregistrement peut être contestée par le déposant. Elle peut intervenir, même postérieurement à la publication de la marque déposée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
2- Se préparer face à une éventuelle opposition à l’enregistrement de votre marque
Une fois que le dépôt de marque est publié, toute entreprise dispose d’un délai de deux mois devant l’INPI et de trois mois devant l’EUIPO pour faire opposition.
En effet, un de vos concurrents par exemple peut s’opposer à l’enregistrement du signe comme marque s’il estime que celui-ci porte atteinte à l’un un droit antérieur (exemple : sa dénomination, son nom commercial, une marque antérieure, etc.). Beaucoup d’entrepreneurs cherchent seulement à savoir si une marque est déposée, ou savoir si un logo est déposé avant de procéder au dépôt mais il convient en réalité de faire réaliser une recherche d’antériorité globale et complète par un Avocat en dépôt de marque.
En effet, le cabinet d’Avocats chargé d’effectuer un dépôt de marque vérifiera la disponibilité de celle-ci, et vous transmettra un document intitulé « recherche d’antériorité » ou « recherche de disponibilité ».
A la vue de ce document, vous pourrez éventuellement modifier votre marque ou y ajouter d’autres éléments verbaux ou figuratifs par exemple, afin de rendre celle-ci disponible.
3- Se prémunir contre une action en contrefaçon postérieure au dépôt de la marque
Faire appel au service d’un Avocat pour un dépôt de marque permet d’éviter une action en contrefaçon qui pourrait être exercée lors du dépôt, ou même une fois que la marque est enregistrée.
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a- Au moment du dépôt de marque ?
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le simple fait de déposer une marque qui contrefaisait une marque antérieure constituer un acte de contrefaçon. Ainsi, un déposant qui n’avait pas effectuer de recherche d’antériorité préalable avant de déposer sa marque pouvait se voir assigné en contrefaçon par le titulaire d’une marque identique ou similaire au signe déposé.
b- Après l’enregistrement de la marque
Désormais, seule l’utilisation d’un signe identique ou similaire, et pour des produits identiques ou similaires est susceptible de constituer une contrefaçon.
Il est important de noter que même lorsque vous disposez d’une marque enregistrée, un de vos concurrents peut agir contre vous s’il estime que la marque en question porte atteinte à l’un de ces droits antérieurs.
4- Éviter le prononcé d’une mesure d’interdiction d’utilisation de la marque
Faire appel à un Avocat pour un dépôt de marque permet de sécuriser l’ensemble de la stratégie marketing de l’entreprise, dès le commencement de l’activité.
Le titulaire du droit antérieur qui déciderait d’agir contre vous pourrait solliciter du tribunal que vous soyez interdit d’utiliser le signe en question. S’il fait droit à ladite demande, le tribunal pourra alors vous interdire d’utiliser ledit signe, alors même que vous disposiez sur ce signe d’un droit de marque ! C’est la raison pour la quelle une entreprise est protégée que pour autant que le dépôt de marque a été correctement effectué. Et il ne suffit pas d’être titulaire d’une marque enregistrée pour protéger sa marque. Ce raisonnement vaut aussi pour les marques enregistrées sous forme de logo.
Conséquence : éviter de devoir changer toute la politique marketing de l’entreprise et de « repartir à zéro »
La mesure d’interdiction (ou de nullité) que vous encourrez en déposant ou utilisant une marque sans effectuer de recherche d’antériorité a des conséquences financières et marketing particulièrement dramatiques pour celui qui la subi.
En effet, dans ce cas, l’entreprise doit cesser d’utiliser le signe sur tous supports (papier et digital). Elle doit donc modifier tous ses supports PLV et ILV, changer tous ses packagings, voir tous ses produits (si la marque était apposée sur les produits), son enseigne, son site internet, etc.
En outre et surtout, toute la notoriété que la marque aurait pu acquérir jusque là ne sert plus à rien, puisque vous ne pouvez plus l’utiliser. Bref, vous repartez à zéro.
Une des conséquence possible (histoire vraie !) qui risque de vous faire réfléchir à deux fois avant d’effectuer un dépôt de marque sans avocat.
5- Échapper aux risques de prononcé de la nullité de la marque par un tribunal
Lorsque l’INPI, et l’EUIPO reçoit une demande d’enregistrement, ces offices ne réalisent qu’un examen formel de la demande. Ainsi, ils analysent brièvement si les conditions de validité sont réunies (le caractère distinctif du nom de marque ou logo, l’absence d’atteinte à l’ordre public, …). Quand bien même la marque a été enregistrée, un tribunal peut parfaitement considérer que la marque ne remplit pas une des conditions nécessaires à sa validité, et prononcer ainsi sa nullité.
L’Avocat que vous allez mandater prendra soin de vérifier la validité de la marque et de vous alerter sur un éventuel risque de nullité.
6- Éviter une action en revendication et l’attribution de votre marque à une autre entreprise
Si la marque que vous avez déposée porte atteinte aux droits d’une autre personne, celle-ci peut exercer l’action en revendication. Si le juge y fait droit, cette personne deviendra à votre place le titulaire de la marque. Si le signe a acquis une notoriété, il pourra ainsi en bénéficier.
7- Éviter de faire un dépôt frauduleux et d’être condamné à des dommages et intérêts
Pire, dans certains cas, un tribunal peut décider que vous avez effectué un depot de marque en fraude de droits d’un tiers. Il pourra alors décider d’ordonner le transfert de la marque à cette autre personne, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
A titre d’exemple récent, la Cour d’appel de Colmar (18 décembre 2019 n°2017/04095, PIBD 1er mars 2020 ) a confirmé un jugement qui avait rendu la décision suivante :
Ainsi, on constate ici que l’intérêt de faire appel à un Avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle pour son dépôt de marque dépasse largement le risque (minime) d’obtenir un refus d’enregistrement de la part de l’INPI.
Il eut été plus sécurisant pour les déposants que l’INPI (et l’EUIPO) procèdent de sa propre initiative à la fois une recherche et analyse de validité et de disponibilité, pour faire bénéficier le titulaire d’une marque enregistrée d’une protection sans limite. La problématique réside dans le fait que la protection n’est réelle que pour autant que la marque a été déposée dans de bonnes conditions.
Conclusion :
En conclusion, il faut bien avoir à l’esprit qu’un dépôt de marque n’est pas un acte anodin et sans conséquences juridiques.
Il signale la volonté d’utiliser un signe dans le commerce, et de ce fait, attire l’attention des autres acteurs de votre domaine d’activité.
Beaucoup de titulaires de marques antérieures ont mis en place des procédés internes, dit de « surveillance », qui leur permettent d’être alerter en cas de dépôt d’une marque identique ou similaire. Ces titulaires de droits antérieurs pourront alors être informé de certains dépôts, et définir une stratégie à adopter sous les conseils de leur Avocat : faire opposition immédiatement, laisser faire et agir plus tard contre vous en contrefaçon pour solliciter des dommages et intérêts, etc.