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Conditions pour déposer une marque valable

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Plusieurs conditions sont nécessaires pour déposer une marque. Il est essentiel de procéder à une analyse de validité minutieuse, afin d’éviter que votre marque soit refusée à l’enregistrement, ou annulée quelques années plus tard par l’INPI (ou l’EUIPO) ou un tribunal.

 

Conditions de validité appréciées au moment du dépôt et ultérieurement

A titre liminaire, il est important de noter que les conditions de validité d’une marque sont appréciées au moment du dépôt et ultérieurement, au jour où l’office d’enregistrement (INPI ou EUIPO), ou le tribunal statue. Cela entraîne deux conséquences :

  • Premièrement, ce n’est pas parce que la marque a été enregistrée qu’elle ne peut pas être annulée postérieurement, y compris en raison d’un défaut d’une condition de validité.
  • Deuxièmement, la marque peut être valable au moment du dépôt, et se révéler nulle postérieurement, parce qu’une condition nécessaire à sa validité a disparue au cours du temps (exemple : dégénérescence).

Intérêt de l’examen de validité préalable – pourquoi vérifier la validité de la marque est si important ?

La possibilité que la marque puisse être annulée postérieurement est un élément essentiel : être titulaire d’une marque enregistrée n’offre pas au titulaire une protection sans limites.

Exemples de cas dans lesquels la marque peut être déclarée nulle :
  • Nullité de la marque prononcée par l’INPI à la suite d’une demande en nullité formée à titre principal par un tiers (exemple : la marque est devenue usuelle).
  • Nullité de la marque prononcée par un tribunal à titre reconventionnelle, en réponse à une action en contrefaçon.
  • Nullité de la marque prononcée par l’INPI dans le cadre d’une procédure d’opposition, à la suite d’une demande reconventionnelle formée par le tiers.

Il s’agit de la situation dans laquelle un tiers à déposé une marque identique ou similaire à la marque antérieure d’une autre personne. Cette dernière a en effet la possibilité de former opposition sur le fondement de sa marque antérieure ou d’autres droits antérieurs (nom commercial, dénomination sociale, en prétendant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Ainsi, la recherche d’antériorité ou recherche de disponibilité n’est pas la seule mission que votre Avocat spécialisé en dépôt de marque se chargera d’accomplir pour vous. L’examen de validité est indispensable pour la protection de la marque.

Les produits et services

Le choix des libellés des produits et services et souvent négligé par le déposant. Pourtant il constitue un élément primordial pour apprécier la validité de la marque déposée, au même titre que le signe. Aussi, il faut avoir en tête que les deux éléments (signe d’un côté, et produits et services de l’autre), sont intimement liés. En effet, une marque ne sera valable, qu’à la lumière des produits et services qu’elle désigne dans le dépôt. Cela est particulièrement vrai pour l’appréciation du caractère distinctif. Vous devez donc accorder une attention toute particulière au choix des produits et services lorsqu’il s’agit de déposer une marque.

Le signe

Le signe doit répondre aux conditions suivantes pour que la marque soit enregistrée. Pour une marque française, ces conditions seront vérifiées par l’Institut national de la propriété industrielle lors du dépôt de marque. Elles sont listées à l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle. Nous pouvons les synthétiser ainsi :

  1. La forme du signe
  2. Le caractère distinctif au sens général
  3. La protection de l’ordre public et du consommateur
  4. Protection des autres acteurs du marché : la mauvaise foi

1- Les conditions relatives à la forme de la marque déposée

Le signe déposé doit être susceptible de représentation, et non plus « susceptible de représentation graphique », depuis le 15 décembre 2019. Cela signifie que le signe doit pouvoir être représenté de quelque façon que ce soit. Il s’agit là d’une des conditions essentielles pour déposer une marque. On peut citer parmi les marques traditionnelles la marque verbale (un nom de marque, un slogan, etc.), la marque figurative ou semi-figurative (un logo). Mais il existe aussi des types de marques moins traditionnelles telles que la marque tridimensionnelle. Enfin, la suppression de l’exigence de représentation graphique a fait naître de nouvelles formes de marques, telle que la marque sonore ou la marque multimédia.

2- Le caractère distinctif au sens général

Le caractère distinctif est l’une des conditions les plus importantes pour déposer une marque. Ensuite, le signe choisi doit être doté d’un caractère distinctif pour qu’il puisse faire l’objet d’une marque protégée. Cela signifie qu’il doit permettre de remplir sa fonction d’indication d’origine commercial des produits et services. Même si le caractère distinctif est devenu une condition autonome de validité, nous pouvons également utilisée cette notion au sens large pour inclure les conditions suivantes :

  • Une marque non descriptive
  • Une marque non générique
  • Une marque dont les éléments verbaux ne sont pas entrés dans le langage courant
  • Une marque qui ne porte pas atteinte à un emblème d’Etat.

Le signe choisi doit permettre de remplir sa fonction d’indication d’origine commercial des produits et services. Pour cette raison, il doit être doté d’un caractère distinctif, il ne doit pas être descriptif ou être exclusivement constitué d’éléments verbaux entré dans le langage courant pour identifier les produits et services en question. Ces conditions sont énumérées à l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les conditions relatives au caractère distinctif de la marque.

3- La protection de l’ordre public et du consommateur

Cliquez-ici pour en savoir plus sur la condition de conformité de la marque à la protection du consommateur.

4- Protection des autres acteurs du marché : la mauvaise foi

Il s’agit ici d’une nouvelle condition de validité en vigueur depuis le 15 décembre 2019. Cliquez-ici pour en savoir plus sur la condition relative au dépôt de marque de bonne foi.

 

Avant même d’effectuer la recherche d’antériorité, votre Avocat en droit des marques ne manquera pas de vérifier que le signe choisi répond aux conditions de validité décrites ci-dessus.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout examen de validité et plus largement pour un dépôt de marque, via notre onglet contact ou directement à notre adresse mail contact@nioumark.fr .

 

A lire également :

La disponibilité d’une marque.

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