Protéger sa marque nécessite d’agir lorsque son titulaire s’aperçoit que la marque est utilisée par un tiers sans autorisation. Cette action passe avant tout par l’envoi d’une lettre de mise en demeure arguant d’une contrefaçon de marque déposée.
Réception d’une lettre de mise en demeure arguant d’une contrefaçon de marque déposée – Que faire ?
Que faire en cas de réception d’une lettre de mise en demeure invoquant une contrefaçon d’une marque déposée ? Une chose est sûre, le destinataire ne doit pas prendre à la légère ce type de lettre, qui peut constituer un préalable à une action judiciaire.
Source : site definition-juridique.fr
En tant qu’Avocats en droit de la propriété intellectuelle, nous passons une grande partie de notre temps à envoyer ou à répondre aux lettres de « mise en demeure ». Ces lettres constituent la première étape d’une revendication d’un droit propriété intellectuelle et visent essentiellement à exposer les droits de la partie lésée ainsi que ces demandes.
Exemple de scénario :
Monsieur A détient un droit de propriété intellectuelle, tel qu’une marque, un dessin, un brevet ou une œuvre protégée par le droit d’auteur. Monsieur A accorde une grande valeur à son droit de propriété intellectuelle. L’entreprise B exerce son activité sur le même marché que Monsieur A en utilisant la marque déposée et enregistrée par Monsieur B. Afin de mettre un terme à cette infraction et en guise de préalable à une procédure judiciaire, Monsieur A notifie à l’entreprise B une lettre de mise en demeure de cessation d’actes de contrefaçon d’une marque déposée.
Cliquez-ici pour :
1- Les droits : la marque
Ladite lettre devrait énoncer les droits exacts dont Monsieur A prétend être titulaire. Les droits de propriété intellectuelle enregistrés comme les marques et les brevets sont faciles à prouver grâce au numéro d’enregistrement et aux registres en ligne de l’INPI et de l’EUIPO. Cependant, les droits non enregistrés comme le droit d’auteur ou les dessins et modèles non enregistrés nécessitent un peu plus de démonstration…
Afin d’évaluer correctement le problème, la première étape consiste à déterminer exactement quelles sont les allégations. Plus précisément, quels droits de propriété intellectuelle sont en cause et comment prétend-on les enfreindre. La lettre de mise en demeure invoquant des actes de contrefaçon de marque contient habituellement l’exposé des droits du demandeur.
Lorsqu’il s’agit de défendre des actions en matière de propriété intellectuelle, il est essentiel de considérer les droits de propriété intellectuelle du demandeur d’un œil critique. Par exemple, en ce qui concerne une marque enregistrée, si la marque est enregistrée depuis plus de 5 ans et qu’elle n’est pas utilisée, elle pourrait être annulée sur le terrain de la déchéance de marque. De la même façon que, en ce qui concerne un dessin ou modèle enregistré, si le dessin n’est pas nouveau, il peut également être attaqué.
2- Les actes de contrefaçon de marque
La deuxième étape consiste généralement à exposer les actes de contrefaçon. Exemple : utilisation du signe sur Internet, sur un réseau social, dans le cadre d’un salon ou sur un lieu de vente.
Lorsque le signe litigieux est identique à la marque déposée, l’existence de la contrefaçon est facilement démontrée. En revanche, lorsque la marque n’est pas identique, le destinataire de la lettre peut être tenté de prétendre que le signe incriminé n’est pas similaire à la marque antérieure.
3- Les demandes
La lettre de mise en demeure devrait également énoncer les demandes. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une demande de cessation des actes de contrefaçon de marque.
Cette demande peut également s’accompagner de diverses demandes telles que : détruire tout stock restant ou de matériel contrefait, fournir des engagements écrits, payer des dommages-intérêts, etc.
A réception de la lettre de mise en demeure, le destinataire dispose de plusieurs possibilités, et notamment des suivantes :
- Déférer à la mise en demeure, reconnaître l’existence de la contrefaçon de marque et accepter la cessation des actes argués de contrefaçon.
- Remettre en question la validité du droit de propriété intellectuelle. Exemple : une marque qui ne répondrait pas aux conditions pour déposer une marque.
- Remettre en question les actes de contrefaçon. Exemple : si le signe utilisé n’est pas identique à la marque déposée, il est possible de contester la similitude entre les signes. Cliquez-ici pour en savoir plus sur la marque similaire et l’analyse du risque de confusion entre les signes.
Dans certains cas, il est également envisageable d’entamer une négociation avec l’émetteur de la lettre, afin de parvenir à la signature d’un accord de coexistence. Cliquez-ici pour une définition de accord de coexistence.
En conséquence, le destinataire d’une lettre de mise en demeure de contrefaçon de marque a tout intérêt à demander l’avis d’un expert juridique en droit de la propriété intellectuelle, et idéalement d’un Avocat en droit des marques avant d’y répondre.
De telles lettres de de mise en demeure prévoient souvent des délais de réponse courts et il est important de veiller à ce que vos conseillers juridiques aient suffisamment de temps pour suivre vos instructions et préparer une réponse solide et complète. Alors, agissez vite si vous recevez ce genre de lettre car le fait de ne pas répondre peut entraîner des poursuites judiciaires et éventuellement un jugement défavorable.
A lire dans la même rubrique :