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7 points à savoir sur la notion de marque similaire et l’analyse du risque de confusion
On parle de marque similaire à une marque antérieure lorsqu’il résulte de la comparaison entre les signes qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre les marques en présence. L’INPI, l’EUIPO et les juridictions partagent globalement la même appréciation de la similitude entre les marques.
Source image : Hegia Avocats
Tant les offices (INPI et EUIPO), que les juridictions nationales (Tribunal judiciaire, Cour d’appel, Cour de cassation), et européennes (CJUE) favorisent une appréciation globale des signes comparés. Cela conduit à une comparaison à la fois visuelle, phonétique, et intellectuelle. Parfois, l’office procède simplement à une comparaison des éléments distinctifs et/ou des éléments dominants. Quelques tendances et évolutions se dégagent de la pratique décisionnaire.
Sommaire :
- Analyse globale
- Comparaison visuelle
- Comparaison phonétique
- Comparaison intellectuelle ou conceptuelle
- Prise en compte des éléments distinctifs
- Prise en compte des éléments dominants
- Tendances et évolutions
***
1- Analyse globale de la similitude entre les marques
L’INPI (et l’EUIPO) procède à une comparaison dite globale des signes qui lui sont soumis. «Globale», signifie qu’il ne prend pas en compte uniquement l’aspect visuel, ou auditif des signes. Il analyse les signes sous tous leurs angles et aspects : visuellement, phonétiquement, et conceptuellement.
En effet, il se peut que des signes soit visuellement très différents, et pourtant phonétiquement identiques.
Exemple :
Ainsi, la marque doit être considérée comme similaire dans sa globalité.
2- Comparaison visuelle
Élément de comparaison récurrents
Lorsque l’INPI (ou l’EUIPO) analyse visuellement les signes comportant des éléments verbaux, il prend en compte plusieurs critères :
- les éléments figuratifs qui accompagnent les signes (exemple : un dessin à côté, au-dessus ou en-dessous des éléments verbaux) ;
- les couleurs ;
- la typologie (le style typologique, la graisse, le soulignage, etc. 😉
- le nombre de dénominations en commun au sein des signes, s’ils sont composés de plusieurs termes
- la longueur des termes ;
- la physionomie
- la structure, l’ordre et le rang des lettres
Exemple
L’INPI a considérés que les marques susvisées étaient similaires :
Eléments non limitatifs
Les éléments de comparaison décrits ci-dessus ne sont que des exemples. Il convient, pour chaque cas d’espèce, de mettre en évidence sur les éléments similaires (pour le demandeur à l’opposition) ou au contraires les éléments distincts (pour le défendeur à l’opposition).
3- Comparaison phonétique ou auditive
Eléments de comparaison
Le deuxième prisme de comparaison de l’INPI (et l’EUIPO) concerne la prononciation des signes.
D’un point de vue auditif, l’INPI (et l’EUIPO) s’attachent notamment à :
- la sonorité, et en premier ordre la sonorité d’attaque (l’INPI attache aussi une importance à la sonorité finale),
- le nombre de « séquences communes »
- le rythme, à savoir le nombre de syllabes ou de « temps »
Importance particulière accordée à l’aspect phonétique
La marque similaire est avant tout une marque présentant des similitudes sur le plan phonétique.
En effet, les spécialistes en droit des marques, et plus généralement en propriété intellectuelle s’accordent sur le point suivant : l’aspect phonétique est primordial, tant pour l’INPI que pour l’EUIPO.
Ainsi, des marques qui sont très ressemblantes d’un point de vue visuel pourront être considérées comme non similaires pour l’INPI, si les seules (voir la seule) différence d’ordre visuel conduit à d’importantes différences phonétiques.
Exemple : HUMBLE / BUMBLE (OPP 19-3045 GDA 24/01/2020)
Une seule différence d’ordre visuel existe entre ces signes : un « H » / « B » placé comme élément d’attaque.
Pourtant, l’INPI a considéré que les signes étaient différents, au regard de leurs grandes différences auditives.
4- Comparaison conceptuelle ou intellectuelle
Le dernier aspect pris en compte par l’INPI (et l’EUIPO) a trait à l’intellect, l’esprit du consommateur. Qu’est-ce que le signe évoque pour le client des produits et services ? A quoi pense-t-il en voyant et/ou écoutant votre marque ? Telles sont les questions que se posent l’office face à une demande d’opposition.
Exemple
L’INPI a remarqué que ces signes avaient en commun l’élément « WI », et que cet élément était, pour le consommateur, évocateur d’un mode de communication. Cette ressemblance conceptuelle a contribué à la similitude entre ces signes, et a notamment conduit l’INPI a rejeté le dépôt de marque.
5- Prise en compte des éléments distinctifs
L’office accordera une importance toute particulière à l’élément distinctif, ou aux éléments distinctifs des signes. Cela vaut autant pour votre marque déposée que pour la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition.
L’élément distinctif, c’est l’élément qui donne au signe son caractère distinctif, sans lequel la marque n’aurait pu être enregistrée.
Similitude ou différences portant sur les éléments distinctifs
Lorsque les similitudes entre les signes portent sur des éléments distinctifs des signes, cela accroît le risque de confusion pour le consommateur. A l’inverse, lorsque les seules similitudes entre les signes ont trait aux éléments non distinctifs, et que les différences portent sur leurs éléments distinctifs, cela participe à leur différence.
Exemple
ALPIN COCOON / COCOON (OPP 19-4526/ GUB 17/03/2020)
Comme cela était prévisible, l’INPI a considéré que l’élément distinctif du signe «ALPIN COCOON» était l’élément COCOON. Dès lors que les similitudes sont relatives aux éléments à caractère distinctif, les signes sont d’autant plus similaires.
6- Prise en compte des éléments dominants
Distinction entre élément dominant et élément distinctif
Même si l’élément distinctif et l’élément dominant ont tendance à se confondre (cf. décision de l’INPI susvisée), il s’agit de critères différents.
L’élément dominant, ou les éléments dominants d’un signe va être déterminés, certes, au regard de l’élément distinctif, mais pas seulement.
Critères de détermination de l’élément dominant
L’élément dominant va être déterminé au regard de plusieurs éléments :
- Élément distinctif de la marque
- Élément d’attaque
- Différences d’ordre typologique (de taille, de graisse, etc.).
- Structure
7- Tendances et évolutions dans l’analyse du risque de confusion par les offices
Au fur et à mesure des décisions de l’INPI et de l’EUIPO, on constate plusieurs tendances et évolutions de la pratique des offices.
Importance accordée aux éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs
L’analyse des décisions tant de l’INPI que de l’EUIPO tend à démontrer que les offices accordent plus d’importance aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs.
Il est vrai que d’un point de vue phonétique, les éléments figuratifs (logo, icône, couleurs, dessins, …) d’une marque sont sans incidence, puisque par définition, la marque ne sera prononcée qu’au regard de ses éléments verbaux.
Plus la marque est similaire à la marque antérieure s’agissant des éléments verbaux, plus la marque a des chances d’être considérée par l’INPI et les juridictions comme similaire.
Exemple
L’INPI a considéré que :
Pour toute analyse du risque du confusion entre des signes n’hésitez pas à contacter Nioumark Avocats.
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