Rechercher les marques déposées est une des composantes de la recherche d’antériorité préalable à une dépôt de marque.
Liste de recherche des marques déposées
Établir une liste recherche des marques déposées avant d’utiliser un signe est essentiel pour éviter de porter atteinte à des marques antérieures et ainsi éviter d’être assigné en contrefaçon. Cette liste de marques antérieures déposées n’est toutefois pas suffisante : il convient d’y ajouter les autres droits antérieurs.
Source image : site Définition Juridique
1- L’intérêt de la liste de marques déposées
a- Avant l’utilisation d’une marque
Établir une liste des marques déposées est essentiel avant d’utiliser un signe comme marque, à savoir d’utiliser un signe pour désigner le produit ou service d’une entreprise. En effet, le propriétaire de la marque déposée bénéficie d’un monopole d’exploitation et est en droit d’interdire à tout tiers d’utiliser sa marque enregistrée, ou ne serait-ce que déposée, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires.
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Ainsi, lister les marques enregistrées ou simplement déposées identiques ou similaires permet à une entreprise d’éviter une action en contrefaçon de marque qui pourrait être engagée par les titulaires desdits signes protégés.
b- Avant le dépôt d’une marque
Procéder à une liste des marques déposés identiques ou similaires est également un préalable fortement conseillé avant de déposer une marque, en vue d’éviter une procédure d’opposition, et in fine un rejet de la demande d’enregistrement du signe sollicité. Une fois que le signe est déposé à l’INPI ou à l’EUIPO (pour une marque européenne), les titulaires de marques déposées antérieures peuvent former opposition à l’enregistrement de la marque demandée.
Dresser l’inventaire des marques antérieures est donc primordial lorsqu’une personne physique ou morale souhaite effectuer une demande d’enregistrement de marque. Il s’agit tout simplement d’une vérification de disponibilité du signe envisagé.
2- La délimitation du périmètre de la liste des marques déposées
La liste des marques déposées doit comprendre l’ensemble des signes déposés et protégés au sein du territoire considéré.
Exemple 1 :
Si vous souhaitez déposer votre marque en France et en Espagne, la liste de recherche des marques déposées devra comprendre l’ensemble des marques déposées auprès de l’INPI, de l’EUIPO, et de l’office espagnol compétent.
Exemple 2 :
Si vous souhaitez déposer une marque en Europe, la liste des marques déposées devra comprendre l’ensemble desdits signes déposés à l’INPI, à l’EUIPO, et auprès de chacun des offices de l’Union européenne compétents.
3- L’analyse des marques similaires
Lister les marques antérieures déposées pouvant être considérées comme similaire est une mission de recherche préalable. Mais il convient ensuite de procéder à l’analyse de ces droits de propriété intellectuelle antérieurs et de déterminer si ces droits sont susceptibles de constituer des antériorités pouvant engendrer notamment :
- un rejet de la demande d’enregistrement
- une condamnation pour contrefaçon.
Cliquez-ici pour une définition de contrefaçon.
4- La liste des autres droits antérieurs
A la lumière notamment de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, il ne suffit seulement d’établir une liste des résultats de recherche des marques déposées : il convient en effet de chercher l’ensemble des droits antérieurs. Cliquez-ici pour une définition de définition de droit antérieur. Il s’agit notamment des noms de domaine, noms commerciaux, dessins ou modèles, dénominations sociales, droits d’auteur, dessins et modèles, etc. En effet, le titulaire d’un signe distinctif antérieur peut invoquer celui-ci afin de :
- s’opposer à l’enregistrement d’une marque,
- solliciter l’interdiction d’utiliser le signe et des dommages et intérêts par le biais d’une action en concurrence déloyale.
5- Remarque sur la déchéance
Conformément aux règles relatives à la déchéance, il pourra être demandé au titulaire de la marque antérieure s’opposant à la demande d’enregistrement ou agissant en contrefaçon de prouver l’exploitation de la marque lorsque celle-ci a été déposée plus de cinq ans auparavant.
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