< Retour à la page générale « comment déposer une marque ? »
Déposer une marque au nom de la société en formation
Attention !
Déposer une marque au nom de la société en formation
L’INPI propose sur son formulaire de dépôt de marque d’effectuer le dépôt au nom de la société en cours de formation. Cette formule très adaptée aux entreprises en création est beaucoup utilisée, mais elle doit être maniée avec précaution car elle présente des risques juridiques importants.
***
Déposer une marque au nom de la société en formation est une pratique très courante, qui plaît aux entreprises en création dynamiques. Pour ces entreprises, le dépôt de la marque représente un élément primordial : elles veulent s’approprier le signe le plus vite possible avant les concurrents. Mais attention !
1- Une possibilité prévue par les offices d’enregistrement
L’immatriculation d’une société au registre du commerce et des société (RCS) peut prendre plus ou moins longtemps. Or, face à la règle du « Premier arrivé, premier servi », mieux vaut ne pas attendre la fin du processus de création de l’entreprise pour déposer le signe qui aura pour objet de désigner les produits et services de la future entreprise.
L’INPI a prévu sur son formulaire une case à cocher spécifique aux personnes physiques qui souhaiteraient déposer la marque au nom de la société formation :
Extrait du site de l’INPI
En cochant cette case, deux nouvelles cases à remplir apparaissent :
- la raison sociale, c’est-à-dire le nom de la société en formation
- la forme juridique de la société, à savoir SARL, SAS, etc.
Cette formule est intéressante mais elle requiert plusieurs précautions d’une importance capitale.
2- Les précautions
a- Les risques en cas d’absence de formalités ultérieures au dépôt
Si vous avez coché la case « J’agis au nom d’une entité en cours de formation » lors de son dépôt vous devez impérativement procéder des formalités internes afin que la marque (si elle est enregistrée) soit « reprise » par la société.
Mais pourquoi ? Quelles sont les risques à défaut de procéder à ces formalités ?
De nombreuses sociétés se passent de faire procéder à la reprise de la marque par la société, pensant que le simple fait de cocher la case susvisée et de remplir le champ du nom de la société suffit. Pourtant, les risques sont très importants, et peuvent aller jusqu’à la nullité de la marque. En effet, dans une affaire à laquelle était partie le chanteur Pharell Williams, son adversaire, un certain Walter Y., titulaire d’une marque semi-figurative « Z WILLIAMS » déposée au nom d’une société en formation. Or, il n’avait pas été fait procéder à la reprise de la marque par la société. Le tribunal de grande instance de Paris avait ainsi prononcé purement et simplement la nullité de la marque :
(Extrait de TGI Paris, 3ème, 17-03-2016, n° 14/14099)
Nullité ? Ou validité de la marque au nom de la personne physique initiale ?
Décision isolée ou hésitation jurisprudentielle, notons que d’autres décisions retiennent dans une telle situation retiennent la validité de la marque au nom de la personne physique initiale. Ainsi, ce n’est pas la société, bien qu’elle soit immatriculée, qui doit être considérée comme le titulaire, mais plutôt la personne physique qui prétend avoir déposé la marque au nom de la société en formation (voir notamment : TGI Paris, 3ème, 25-05-2018, n° 17/02050 validée récemment par la cour d’appel de Paris, CA Paris, 5, 2, 04-10-2019, n° 18/15896).
Une chose est sûre : la jurisprudence n’est pas constante en la matière, ce qui appelle à la vigilance des déposants aux noms de sociétés en formation, ou plutôt des associés de la société, qui était en formation au moment du dépôt de marque !
b- Comment déposer une marque au nom de la société en formation sans commettre d’erreur ?
Les formalités à prendre vont dépendre du stade de création de la société au moment du dépôt de marque.
1/ La marque est déposée avant la signature des statuts constitutifs
Dans ce cas, il suffit de créer un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation qui sera annexé aux Statuts, et de mentionner le dépôt de marque en indiquant que la société reprend l’acte juridique de dépôt à son compte.
2/ La marque est déposée au moment de la signature des statuts constitutifs
Lorsque les associés se réunissent pour signer les statuts de constitution de la société, il convient de mentionner dans les statuts que la société donne mandat à l’un d’entre eux ou au dirigeant d’effectuer le dépôt au nom de la société en formation.
3/ La marque est déposée après la signature des statuts constitutifs mais avant l’immatriculation de la société
Dans ce cas-là, les associés doivent se réunir afin de signer au nom de la société un « mandat spécial » en vertu duquel l’un d’entre eux ou le dirigeant de la société se chargera d’effectuer les formalités de dépôt de marque au nom de la société. Cette possibilité est expressément prévue par l’article R.210-5 du code de commerce. Attention, en cas de mandat spécial, il conviendra de déterminer correctement les modalités du dépôt : identification précise du signe et du libellé des produits et services, pour éviter toute difficulté ultérieure.
L’ensemble de ces procédés impliquent que la société deviendra automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation. Il conviendra toutefois d’informer l’INPI une fois que la société immatriculée afin que l’INPI fasse mentionner cette information sur son registre, et la rende pleinement opposable aux tiers.
***
Que faire si vous n’avez pas procédé à l’une de ces trois formalités internes et que la société est déjà immatriculée ?
Il conviendra alors d’organiser une cession de marque entre la personne physique déposante et la société, en priant que la marque sera tout de même considérée comme valable si l’affaire se retrouve devant un tribunal … (cf. point 1-).
A lire également dans la même rubrique :