Exemple de marque dépourvue de caractère distinctif pour certains produits et services
La nullité de la marque a été soulevée par le défendeur à l’action en contrefaçon, qui a obtenu gain de cause. Non seulement le titulaire de la marque n’a pas obtenu la condamnation du prétendu contrefacteur, mais sa marque a été annulée et il a été condamné au paiement de dommages et intérêts.
(CA Aix-en-Provence, 13-06-2019, n°2016/17045)
Pourquoi faire appel à un Avocat pour un dépôt de marque ?
Cette décision en est une illustration.
Les faits en quelques mots
- Dépôt de la marque BEAUTY COIF
- Utilisation d’un signe similaire (BEAUTY COIFFURE) par un concurrent, sous forme de nom de domaine et de dénomination sociale
- Action en contrefaçon de la société BEAUTY COIF à l’encontre de ce concurrent devant le tribunal de grande instance
- Demande reconventionnelle en nullité de la marque enregistrée BEAUTY COIF par le concurrent
- Le tribunal de grande instance et la Cour d’appel prononce la nullité de la marque BEAUTY COIF.
Pourquoi la nullité de la marque a-t-elle été prononcée ?
La Cour d’appel a considéré que le signe verbal BEAUTY COIF était dépourvu de caractère distinctif et descriptif au sens de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle pour désigner :
- des produits esthétiques liés à la coiffure
- un service de salon de coiffure.
En effet, d’après la Cour, le terme anglais « Beauty » évoquera spontanément un service relatif au secteur des produits de beauté et esthétique. Quant au terme « Coiff », il sera évidemment perçu comme une abréviation du mot « coiffure ». La Cour en déduit que :
« Le néologisme « Beauty Coiff » ne peut être considéré comme un assemblage inhabituel d’un point de vue lexical ou grammatical, et présenter, de ce fait, un caractère arbitraire ».
Validité de la marque pour certains services
La Cour d’appel n’a pas prononcé la nullité totale de la marque, mais seulement une nullité partielle. La marque a été jugée valable pour désigner des services de la classe 35, et notamment un service de publicité.
Néanmoins, les produits et services pour lesquels la marque a été annulée étaient ceux invoqués par le titulaire de la marque à l’appui de l’action en contrefaçon. Ainsi, l’action en contrefaçon ne pouvait qu’être rejetée.
Conséquence :
Cette décision illustre les risques encourus par l’utilisation d’une marque faiblement distinctive. Plus la marque est dotée d’un caractère distinctif fort, plus les risques que sa nullité soit prononcée sont faible, et mieux elle en est protégée.