Etes-vous protégés grâce à un dépôt de marque ?

Et une fois que la marque est enregistrée, est-elle totalement protégée ?

Source image : Grège Avocat

Un dépôt de marque permet-il de protéger la marque ?

Contrairement à une idée préconçue, détenir une marque déposée ou enregistrée ne protège pas son titulaire de toute action par des tiers. Aussi, le degré de protection va dépendre de l’analyse de validité et de la recherche d’antériorité que vous avez effectuée antérieurement au dépôt de la marque.

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On entend parfois, et on peut lire ici et là sur certains sites internet (essentiellement des sites créés par des personnes qui ne sont pas avocats ou spécialistes en droit de la propriété intellectuelle), que l’enregistrement d’une marque permet de se prémunir contre une action par un tiers.

Disposer d’une marque enregistrée permettrait au titulaire de la marque de se protéger face à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale par un tiers. Il s’agit d’une idée préconçue. Et si vous pensiez le contraire, nous vous invitons à lire cette page.

Voici trois éléments parmi d’autres qui font que la protection accordée à la marque déposée ou enregistrée est relative.

1. Absence de recherche d’antériorité par l’INPI et l’EUIPO
2. Examen très formel de la validité de la marque lors de son enregistrement
3. Autres motifs d’annulation même en présence d’une marque intrinsèquement valable

 

1- Absence de recherche d’antériorités par l’INPI et l’EUIPO

Absence de recherche d’antériorités en l’absence d’opposition

Parce que l’office d’enregistrement (que ce soit l’INPI ou l’EUIPO), n’effectue de sa propre initiative aucune recherche d’antériorité. Autrement dit, vous pouvez très bien avoir une marque enregistrée, alors même que la marque n’était pourtant pas « disponible ».

Analyse d’une antériorité seulement en cas d’opposition

En effet, ce n’est que lorsque l’INPI (ou l’EUIPO) est saisi d’une opposition par un tiers, sur le fondement d’une antériorité, qu’il analyse le droit antérieur concerné et statue sur la demande d’opposition, à l’issue de la procédure d’opposition.

Action en contrefaçon et dommages et intérêts

Ainsi, disposer d’une marque enregistrée sans en avoir vérifié sa disponibilité ne vous protège absolument pas. Bien au contraire, cela pourra attirer l’attention de l’un de vos concurrents qui utilise un signe identique ou similaire. Ce concurrent pourra alors décider d’agit contre vous, pour solliciter du tribunal que vous soyez condamné à cesser l’utilisation du signe en question, et au paiement de dommages et intérêts.

2- Examen très formel de la validité de la marque lors de son enregistrement

Ensuite, disposer d’une marque enregistrée ne vous met même pas à l’abri d’une nullité de votre marque.

En effet, même lorsque l’INPI ou l’EUIPO a enregistré votre marque, un tribunal que vous aurez saisi pour agir en contrefaçon et concurrence déloyale contre l’un de vos concurrents peut venir annuler votre marque. Il pourra annuler votre marque s’il estime que l’une des conditions nécessaires à sa validité n’est pas remplie : s’il considère qu’elle n’a pas de caractère distinctif ou qu’elle est descriptive par exemple.

3- Autres motifs d’annulation même en présence d’une marque intrinsèquement valable

Moyens de droit permettant à des tiers de solliciter la nullité de la marque

Ensuite, même lorsque vous disposez d’une marque enregistrée, qu’elle ne porte atteinte à aucun droits antérieurs et qu’elle est valable (caractère distinctif intrinsèque, non descriptive, etc.), il existe d’autres moyens de droit permettant à quiconque d’en solliciter la nullité.

Déchéance

Par exemple, il existe pour la marque française et la marque européenne, une règle selon laquelle votre marque encourt la déchéance en cas de défaut d’utilisation (usage sérieux) pendant une période de cinq ans. Mais encore faut-il savoir dans quelles conditions convient-il d’utiliser la marque afin d’éviter sa déchéance…

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous conseillons de faire appel aux services d’un Avocat dans le cadre de votre stratégie de protection de la marque de votre entreprise.

 

Conclusion :

Déposer une marque vous permet une optimisation de la protection de votre marque mais ne vous offre pas une protection totale. Si vous déposez une marque sans avoir procéder au travail préalable recommandé par l’INPI, votre protection est très faible. Si vous avez effectué ce travail et que votre recherche d’antériorité est bien faite, vous pourrez bénéficier d’une meilleure protection.